Titularidad de la propiedad intelectual

Propiedad intelectual creada por empleados
Muchos empleados crean propiedad intelectual en el desempeño de su trabajo, ya sea un programa informático, un artículo, un guión, los planos y dibujo de un proyecto de arquitectura, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el envase de determinados productos, un plan empresarial, una invención o, en definitiva, el resultado de muchos otros tipos de esfuerzos creadores. ¿Pero quién posee los derechos sobre estas obras, el individuo que las crea o el empleador? La respuesta a esta pregunta no es siempre fácil ni está del todo clara; puede variar de un país a otro, e incluso dentro de un mismo país dependerá del ordenamiento jurídico al respecto y de los hechos y circunstancias que rodeen a la relación concreta entre el empleador y el empleado. Invenciones: en muchos países, el empleador es el propietario de una invención creada por un empleado si se relaciona con el sector de actividad comercial de la empresa, a menos que en el contrato de trabajo se estipule de otro modo. Por el contrario, hay algunos países en los que los derechos de propiedad intelectual sobre las invenciones pertenecen, en principio, al inventor si no se establece un acuerdo en otros términos. Y hay también otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde el empleado inventor está autorizado a conservar los derechos de explotación de su invención, pero suele conceder al empleador un derecho no exclusivo a utilizarla con fines internos; es lo que se conoce con el nombre de “derechos no exclusivos de utilización interna” (shop rights). En todo caso, puede haber reglas especiales que sean de aplicación a las invenciones realizadas por profesores universitarios o investigadores, según lo que se estipule en la política de propiedad intelectual de la institución.
En algunos países se concede al empleado inventor el derecho a percibir una remuneración o compensación justa y razonable por su invención cuando el empleador adquiere los derechos sobre la misma, mientras que en otros países no se concede ninguna remuneración específica al empleado o tan solo una cantidad muy limitada en casos excepcionales (véase más adelante el estudio de caso del Recuadro).
Derecho de autor: en la mayoría de los países, si un empleado crea una obra literaria o artística en el desempeño de su trabajo, el empleador será, de forma automática, el propietario de los derechos sobre esa obra, a menos que se acuerden otras condiciones. Sin embargo, no siempre es así, ya que de conformidad con la ley de derecho de autor de determinados países, la transferencia de derechos no se produce de manera automática. Son varias las circunstancias en las que el empleado puede poseer la totalidad parte de los derechos. Por ejemplo, en la gran mayoría de los países, si el empleador es un editor de periódicos o revistas, el empleado será el titular de los derechos con determinados fines, como la publicación de un libro, y el empleador poseerá los derechos con otros fines. Hay países en los que, si un empleado desarrolla un producto de software durante su trabajo, será él quien posea el derecho de autor sobre el producto creativo, a menos que se estipule lo contrario en el contrato de trabajo. Debe señalarse también que los derechos morales, el derecho a reclamar la autoría de una obra y el derecho a rechazar cambios que pudieran ser perjudiciales para la reputación del creador, no son negociables y, por tanto, seguirán siendo propiedad del autor aun cuando la titularidad del derecho de autor sobre los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador. En algunos países, como Estados Unidos o Canadá, es posible renunciar a los derechos morales.
Diseños industriales: por lo general, cuando se pide a un empleado que cree un diseño, los derechos sobre el mismo pertenecen al empleador. No obstante, en algunos países, el derecho a ser el propietario de los diseños industriales creados por empleados durante el desempeño de un contrato de trabajo sigue perteneciéndole al empleado en cuestión, a menos que
Muchos empleados crean propiedad intelectual en el desempeño de su trabajo ¿Pero quién posee los derechos?
Si se encarga a un diseñador autónomo que realice un diseño específico, en muchos casos los derechos de propiedad intelectual pertenecen al diseñador autónomo se estipulen otras condiciones. Hay casos en los que se le exige al empleador que pague al empleado una cantidad justa en concepto de compensación, teniendo en cuenta el valor económico del diseño industrial y cualquier beneficio derivado de su explotación. En otros países, como en Estados Unidos, el creador del diseño industrial es el propietario, siempre y cuando no perciba ninguna remuneración por el mismo.
Propiedad industrial creada por contratistas independientes
Es habitual que las empresas encarguen a asesores, consultores o contratistas independientes la creación de una amplia diversidad de materiales originales o nuevos, entre los que se incluyen planes de negocio, planes de comercialización, manuales de formación, publicaciones informativas, guías técnicas, programas informáticos, un sitio Web, diseños, dibujos, informes de investigación, bases de datos, un logotipo para una nueva campaña de publicidad, etcétera. Ambas partes, la empresa y el contratista independiente, deben prestar atención a la hora de establecer un acuerdo de esta índole para abordar de manera adecuada la cuestión de la titularidad de los activos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si el consultor o contratista presenta varios diseños o logotipos diferentes y la empresa acepta sólo uno, ¿quién poseerá los derechos de propiedad intelectual sobre las demás opciones?
Invenciones: en la mayoría de los países, cuando una empresa contrata los servicios de un profesional independiente para que cree un nuevo producto o proceso, es el contratista quien posee todos los derechos respecto a la invención, a menos que se estipule lo contrario. Es decir, que si el contratista no firma por escrito que cede su invención a la empresa, lo más generalizado es que la empresa no tenga ningún derecho sobre la creación, aun cuando haya pagado una remuneración por la creación.
Derecho de autor: en la mayoría de los países, los creadores autónomos son los propietarios de los derechos de autor, a no ser que firmen un acuerdo por escrito en el que se estipule que se trata de una obra por contrato con cesión de derechos (work for hire). Únicamente en el caso de que exista este tipo de acuerdo firmado por escrito, la empresa que haya encargado
el trabajo será la titular de la propiedad intelectual, pero los derechos morales seguirán siendo, en principio, del autor. Si no existe tal acuerdo por escrito, lo habitual es que la persona que ha pagado por la obra esté autorizada a utilizar el trabajo sólo con la finalidad para la que haya sido creado. Así puede ocurrir, por ejemplo, que una empresa que haya remunerado a un contratista independiente por la creación de su sitio Web se lleve una desagradable sorpresa al descubrir que no es la propietaria de dicha creación. Pueden ser de aplicación diferentes reglas o excepciones, como sucede en los casos en que se encarga la realización de fotografías, películas o grabaciones de sonido.
Diseños industriales: si se encarga a un diseñador autónomo que realice un diseño específico, en muchos casos los derechos de propiedad intelectual no se transfieren de forma automática a la parte contratante, sino que siguen perteneciendo al diseñador autónomo. En algunos países, la parte contratante es la titular de los derechos respecto del diseño sólo si ha pagado una remuneración por él.
Directrices prácticas para las pequeñas y medianas empresas
Hay unas cuantas reglas de oro para evitar controversias con empleados o
con contratistas independientes:
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Disponer de asesoramiento jurídico: las cuestiones relacionadas con la titularidad son complejas y varían de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.
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Celebrar un acuerdo por escrito: es preciso convenir quién será el titular de los derechos de propiedad intelectual respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etcétera. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes de propiedad intelectual que sean de aplicación.
Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación: no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la propiedad intelectual, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a importantes derechos de propiedad intelectual.
Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se firmen con empleados o con contratistas independientes. También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de los empleados: en este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones, las categorías de las invenciones que se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar dichas notificaciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración que habrá de percibir el inventor, etcétera. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de propiedad intelectual.
Ser especialmente prudentes en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I+D): si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I+D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuerdos de I+D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y derechos sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de propiedad intelectual sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales. En relación con la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, hay muchas variaciones entre las legislaciones nacionales, tanto respecto a quién es el propietario como respecto al modo en que puede transferirse la titularidad a otros. Además, la titularidad de algunos tipos de derechos de propiedad intelectual puede diferir de la de otros derechos, incluso sobre un mismo trabajo. A fin de impedir malentendidos, es conveniente para cualquier pequeña o mediana empresa que la cuestión de la propiedad intelectual quede clara en el acuerdo que alcance con el empleado o con el contratista independiente, y es preferible hacerlo con la asistencia de un asesor o especialista en propiedad intelectual.
Estudio de caso: innovador en los Estados Unidos, conflictivo en el Japón
El Sr. Shuji Nakamura ha recibido grandes alabanzas en los Estados Unidos por ser un innovador pionero, pero en el Japón resulta más polémico. Cuando se hizo evidente que sus invenciones iban a generar grandes sumas de dinero, sus superiores las comercializaron sin compensarle de ninguna manera por ello. El Sr. Nakamura demandó a la empresa, alegando que las patentes eran el resultado de sus esfuerzos y que debía percibir regalías. Su caso pone de manifiesto las sorprendentes diferencias respecto a cómo tratan a los innovadores en Estados Unidos y cómo los tratan en el Japón. En los Estados Unidos, es frecuente que los técnicos y los inventores compartan las compensaciones económicas con que la empresa reconozca los trabajos innovadores, mediante contratos de empleo en los que se especifique el pago de regalías u otra clase de incentivos, como las opciones sobre acciones (stock options). Pero en el Japón, prácticamente en todas partes, los técnicos y los científicos suelen recibir el tratamiento de “asalariados” que no participan de los dividendos de las empresas. El compensar económicamente una invención es prerrogativa de la empresa, y rara vez supera la cantidad de 300 dólares de los de Estados Unidos.